Dans un contexte de mondialisation et de saturation des registres de marques, la probabilité de voir deux entreprises exploiter des signes identiques ou proches ne cesse d'augmenter. Cette situation, source de tensions juridiques et commerciales, peut toutefois être gérée de manière pragmatique grâce à un outil contractuel souvent méconnu : l'accord de coexistence de marque. Bien rédigé, ce contrat permet à deux titulaires de marques similaires de poursuivre leur développement commercial en toute sécurité, sans se nuire mutuellement et sans recourir à un contentieux long et coûteux.

Cet article vous explique ce qu'est un accord de coexistence, dans quelles situations il est utile, quelles clauses il doit impérativement contenir et pourquoi le recours à un avocat spécialisé en droit des marques est indispensable pour le négocier et le rédiger valablement.

Qu'est-ce qu'un accord de coexistence de marque ?

Quelle est la définition d'un accord de coexistence ?

Un accord de coexistence de marque est un contrat par lequel deux entreprises ou deux personnes physiques, titulaires de marques similaires ou identiques, conviennent des conditions dans lesquelles leurs signes respectifs peuvent être utilisés simultanément sur le marché, sans que l'un ne porte atteinte aux droits de l'autre.

En droit français, la marque est définie à l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ». Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. La propriété de la marque, quant à elle, s'acquiert par l'enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable (art. L. 712-1 CPI).

En pratique, deux marques coexistent lorsqu'elles sont utilisées par deux entreprises distinctes pour commercialiser des produits ou des services qui ne sont pas nécessairement en conflit, mais dont la similitude phonétique, visuelle ou conceptuelle est suffisante pour susciter un risque juridique. L'accord de coexistence vient formaliser cette situation en organisant contractuellement les modalités d'une exploitation parallèle, paisible et délimitée.

Pourquoi ce type d'accord est-il devenu indispensable ?

Le nombre de marques déposées en France et en Europe augmente chaque année de manière significative. L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) enregistre des centaines de milliers de demandes annuelles. Dans ce contexte de saturation des registres, il devient presque inévitable que des entreprises, parfois issues de secteurs différents ou implantées dans des zones géographiques distinctes, se retrouvent à exploiter des signes similaires, parfois sans même en avoir connaissance.

À cela s'ajoute l'essor du commerce numérique, qui efface les frontières entre marchés et amplifie le risque de confusion entre marques. Une startup parisienne et une PME lyonnaise qui exploitaient leur signe dans des zones géographiques différentes sans jamais se croiser peuvent désormais entrer en concurrence directe sur internet, créant ainsi une situation de conflit là où il n'en existait pas auparavant.

Quand faut-il envisager un accord de coexistence ?

Quelles situations peuvent conduire à la nécessité d'un tel accord ?

Plusieurs situations concrètes peuvent amener deux entreprises à envisager la conclusion d'un accord de coexistence :

Le conflit lors du dépôt d'une nouvelle marque. Une entreprise souhaite déposer une marque à l'INPI mais découvre, lors de la recherche d'antériorités, qu'une marque similaire existe déjà dans les registres. Si les produits ou services désignés sont proches, le déposant risque de voir son enregistrement contesté via une procédure d'opposition devant l'INPI (art. L. 712-4 CPI). Plutôt que de s'engager dans une opposition coûteuse et incertaine, les deux parties peuvent négocier un accord qui sécurise le dépôt du nouveau signe tout en préservant les droits du titulaire antérieur.

Le développement vers un nouveau secteur d'activité. Une entreprise dont la marque est enregistrée pour des services informatiques souhaite étendre son activité au conseil en gestion. Elle découvre qu'une autre société exploite un signe similaire dans ce domaine. Un accord de coexistence bien rédigé permet à cette entreprise de s'étendre sans risquer d'être accusée de contrefaçon.

La découverte d'une utilisation parallèle non conflictuelle. Deux entreprises utilisent un signe similaire depuis plusieurs années, dans des secteurs d'activité distincts, sans qu'aucune n'ait cherché à s'opposer à l'autre. L'une d'elles envisage de diversifier ses activités ou d'accroître sa notoriété, ce qui pourrait rendre la situation conflictuelle à l'avenir. Formaliser par un accord la situation existante permet de prévenir tout litige futur.

La résolution amiable d'un litige. Deux entreprises sont en conflit et l'une envisage une action en contrefaçon. Plutôt que de poursuivre un contentieux judiciaire, elles préfèrent transiger et organiser contractuellement leur coexistence. L'accord de coexistence peut alors faire partie d'un protocole transactionnel plus large.

Quelle est la différence entre coexistence légale et coexistence contractuelle ?

Il convient de distinguer deux situations distinctes.

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La coexistence légale résulte de l'article L. 713-1 CPI, qui prévoit que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits ou services désignés, « sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité ». L'article L. 713-6 CPI précise que le dépôt d'une marque ne fait pas obstacle à l'usage antérieur du même signe ou d'un signe similaire à titre de nom commercial, d'enseigne ou de dénomination sociale, dès lors que cet usage est de bonne foi. Toutefois, cette tolérance légale reste fragile : si l'utilisation porte atteinte aux droits du titulaire, ce dernier peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

La coexistence contractuelle, quant à elle, repose sur la liberté contractuelle consacrée à l'article 1101 du Code civil et offre aux parties une sécurité juridique bien supérieure, car les droits et obligations de chacun sont clairement définis et opposables.

Quelles sont les conditions de validité d'un accord de coexistence ?

Un accord de coexistence peut-il valider une marque nulle ?

Non. Il faut être vigilant sur ce point essentiel : un accord de coexistence ne peut pas valider rétroactivement une marque nulle. Si l'une des marques en présence est entachée d'un motif absolu ou relatif de nullité, l'accord ne peut ni purger ce vice ni faire obstacle à une action en nullité ultérieure introduite par un tiers.

Les motifs absolus de nullité sont prévus à l'article L. 711-2 CPI : il s'agit notamment des signes dépourvus de caractère distinctif, des signes descriptifs ou génériques, ou des signes contraires à l'ordre public. Les motifs relatifs, visés à l'article L. 711-3 CPI, concernent notamment les conflits avec des droits antérieurs tels qu'une marque enregistrée, une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine ou encore une appellation d'origine.

Par conséquent, avant de conclure un accord de coexistence, un audit rigoureux de la validité de chacune des marques en présence est indispensable.

Un accord de coexistence peut-il produire des effets à l'égard des tiers ?

L'accord de coexistence est un contrat qui produit des effets entre les parties signataires. En application du principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1199 du Code civil, il ne peut être opposé aux tiers, ni leur profiter, sauf stipulation contraire expressément prévue.

Cela signifie concrètement que si un tiers dépose une marque similaire postérieurement à l'accord, cet accord ne lui est pas automatiquement opposable. De même, un accord de coexistence entre deux parties n'empêche pas un tiers d'agir en contrefaçon si ses propres droits sont lésés.

Quelles clauses doit contenir un accord de coexistence bien rédigé ?

Comment délimiter précisément les droits de chaque partie ?

C'est la clause la plus importante de l'accord. Elle doit définir avec précision :

• L'identité exacte des marques concernées (numéro d'enregistrement, forme verbale ou figurative, date de dépôt, classes de produits et services selon la classification de Nice) ;
• Le territoire sur lequel chaque marque peut être utilisée (France, Union européenne, monde entier ou zones géographiques précises) ;
• Les produits et services pour lesquels chaque signe peut être exploité, afin d'éviter tout chevauchement ;
• Les formes d'utilisation autorisées : usage dans des publicités, sur des emballages, sur internet, sur des réseaux sociaux, etc.

Une délimitation insuffisante ou ambiguë est la principale cause d'échec des accords de coexistence. Si les frontières entre les droits respectifs des parties ne sont pas tracées avec précision, tout nouveau développement commercial de l'une d'elles risque de générer un nouveau conflit.

Quelles sont les autres clauses essentielles à prévoir ?

La clause de non-contestation. Chaque partie s'engage à ne pas contester la validité de la marque de l'autre, sous certaines conditions. Cette clause permet de stabiliser la situation juridique et d'éviter que l'une des parties n'utilise l'accord comme un outil de déstabilisation. Attention toutefois : une clause de non-contestation absolue et sans limite de durée peut poser des difficultés en droit de la concurrence si elle conduit à maintenir artificiellement sur le marché une marque nulle.

La clause de surveillance et d'information. Les parties s'engagent mutuellement à se signaler tout dépôt de marque tiers qui pourrait empiéter sur les droits couverts par l'accord, et à s'informer de toute modification de leurs droits respectifs (cession, licence, etc.). Cette clause renforce la coopération entre les signataires et permet une gestion proactive des risques.

La clause de modification des signes. Elle prévoit les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre partie peut faire évoluer sa marque (modification graphique, extension de la liste des produits et services, renouvellement). Toute modification significative doit en principe être soumise à l'accord préalable de l'autre partie si elle est susceptible d'affecter l'équilibre de la coexistence.

La clause de durée et de résiliation. L'accord doit préciser sa durée de validité, qui peut être alignée sur les périodes de renouvellement des marques (dix ans), et les conditions dans lesquelles il peut être résilié. Il est fortement recommandé de prévoir une procédure de résolution amiable des différends avant toute résiliation unilatérale.

La clause de confidentialité. Les négociations préalables à la conclusion de l'accord et les termes de l'accord lui-même peuvent revêtir un caractère stratégiquement sensible. Une clause de confidentialité protège les informations échangées entre les parties et prévient toute divulgation préjudiciable.

La clause pénale. Elle fixe forfaitairement le montant des dommages et intérêts dus en cas de violation des engagements de l'accord. Cette clause dissuasive encourage les parties à respecter scrupuleusement leurs obligations et simplifie la résolution des litiges en cas de manquement.

Quels sont les risques d'un accord de coexistence mal rédigé ?

Quelles erreurs fréquentes peuvent fragiliser un accord de coexistence ?

Une définition trop vague du périmètre d'utilisation. Si l'accord ne précise pas clairement les produits, les services ou les territoires couverts, chaque extension d'activité de l'une des parties peut rouvrir le conflit. Par exemple, une entreprise de conseil informatique et une entreprise de conseil en ressources humaines qui coexistaient paisiblement sous des marques similaires peuvent se retrouver en concurrence directe si l'une d'elles développe une offre de logiciels de gestion RH.

L'absence de clause de cession. Si l'un des signataires cède sa marque à un tiers, l'accord de coexistence conclu intuitu personae — c'est-à-dire en considération de la personne du cocontractant — pourrait être remis en cause. Il est donc essentiel de prévoir une clause précisant si l'accord est cessible avec la marque et dans quelles conditions.

La négligence de la dimension internationale. Un accord de coexistence portant uniquement sur la France ne protège pas les parties si l'une d'elles étend son activité à l'étranger et que l'autre y est déjà présente sous une marque similaire. La dimension européenne et internationale doit être anticipée, notamment au regard des marques de l'Union européenne enregistrées auprès de l'EUIPO et des marques internationales déposées dans le cadre du système de Madrid administré par l'OMPI.

L'omission des droits postérieurs. L'accord doit prévoir ce qu'il advient si l'une des parties dépose de nouvelles marques similaires ultérieurement. Sans clause ad hoc, ces nouveaux dépôts peuvent générer de nouveaux conflits non couverts par l'accord initial.

Quelles peuvent être les conséquences d'une violation de l'accord ?

La violation d'un accord de coexistence expose la partie fautive à plusieurs risques cumulables :

• Une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du Code civil, permettant à la partie lésée d'obtenir la réparation de son préjudice ;
• Une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-4 et suivants du CPI, si l'usage irrégulier du signe constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque antérieure ;
• Une action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du Code civil si la violation de l'accord cause un préjudice par des agissements parasitaires ou trompeurs ;
• Le versement des dommages et intérêts prévus par la clause pénale, si une telle clause a été stipulée.

Quel est le rôle de l'avocat dans la négociation et la rédaction d'un accord de coexistence ?

Pourquoi ne pas rédiger soi-même un accord de coexistence ?

L'accord de coexistence est un contrat qui engage les deux parties sur une longue période et qui détermine les conditions dans lesquelles elles pourront développer leur identité commerciale. Une rédaction approximative, lacunaire ou déséquilibrée peut avoir des conséquences graves : perte partielle du droit d'exploiter sa marque, exposition à un risque de contrefaçon, restriction imprévue de son développement commercial ou encore invalidation de l'accord par un tribunal.

Les modèles d'accords de coexistence disponibles sur internet ou rédigés sans accompagnement juridique sont généralement insuffisants : ils ne tiennent pas compte des spécificités de chaque situation, ni de l'état du registre, ni des perspectives de développement des entreprises concernées.

Comment l'avocat intervient-il concrètement ?

L'intervention de Maître Typhaine Riou dans le cadre d'un accord de coexistence se déroule en plusieurs étapes complémentaires :

L'audit préalable des droits. Avant toute négociation, il est indispensable de réaliser un audit complet des marques en présence : vérification de leur validité, analyse des risques de confusion, examen des classes de produits et services désignées, contrôle de l'usage sérieux des marques (condition visée à l'article L. 714-5 CPI pour éviter la déchéance pour défaut d'exploitation). Cet audit permet d'entrer en négociation en connaissance de cause.

La stratégie de négociation. Un accord de coexistence ne se négocie pas de la même manière selon que l'on est titulaire de la marque antérieure ou de la marque postérieure, selon que l'on est en position de force ou de faiblesse, ou selon que l'accord est conclu pour prévenir un litige ou pour en résoudre un. L'avocat aide son client à définir ses priorités, à identifier les points non négociables et à anticiper les concessions possibles.

La rédaction sur mesure de l'accord. Chaque clause est rédigée en tenant compte des intérêts spécifiques du client, de son modèle économique, de ses perspectives de développement et de l'équilibre global de la relation contractuelle. Une attention particulière est portée à la définition du périmètre de chaque marque, aux mécanismes de contrôle de la coexistence et aux clauses de sortie.

Le suivi dans la durée. Un accord de coexistence n'est pas un document figé. Il doit évoluer en fonction des changements qui affectent les parties (cession d'activité, fusion, extension de gamme, internationalisation). Maître Typhaine Riou accompagne ses clients dans la gestion de ces évolutions et peut intervenir en cas de difficultés d'interprétation ou de violation de l'accord.

Synthèse : les points clés à retenir sur l'accord de coexistence de marque

Avant de conclure un accord de coexistence, voici les vérifications essentielles à effectuer :

• Vérifier la validité de chacune des marques en présence : une marque nulle ne peut faire l'objet d'un accord valide ;
• Réaliser un audit des droits antérieurs pour s'assurer qu'aucun tiers ne pourrait remettre en cause la situation organisée par l'accord ;
• Délimiter précisément le périmètre de chaque marque : territoire, classes de produits et services, formes d'utilisation autorisées ;
• Anticiper les évolutions futures : cession de marque, extension d'activité, internationalisation ;
• Prévoir des mécanismes de résolution amiable en cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution de l'accord ;
• Faire enregistrer l'accord si nécessaire pour lui conférer une date certaine et renforcer son opposabilité ;
• Ne jamais signer un accord de coexistence sans conseil juridique : les enjeux commerciaux et les risques juridiques sont trop importants pour improviser.

Vous êtes confronté à une situation de conflit de marques ? Faites appel à Maître Typhaine Riou.

La coexistence de deux marques similaires n'est pas une fatalité. Bien gérée et encadrée par un contrat solide, elle peut devenir une solution durable permettant à chaque entreprise de se développer sereinement. Encore faut-il que l'accord soit rédigé avec la précision et la rigueur qu'impose la matière.

Maître Typhaine Riou, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, accompagne les entreprises, les entrepreneurs et les créateurs dans toutes les étapes de la vie de leur marque : dépôt, surveillance, valorisation, gestion des conflits et rédaction d'accords de coexistence. Elle intervient également en conseil pour définir une stratégie de protection adaptée à vos objectifs et à votre secteur d'activité.

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Avertissement : Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Les situations évoquées sont données à titre d'illustration. Pour toute question relative à votre situation personnelle ou professionnelle, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

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